Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

14 februari 2019

Het merkenrecht anno 2019

Het Benelux merkenrecht onderging in 2018 heel wat veranderingen. Een belangrijk deel van de wijzigingen betreft de modernisering en vereenvoudiging van bepaalde procedures. Dit jaar treden er nog bijkomende wijzigingen in werking, die voor de dagelijkse praktijk van groot belang zijn.

De wijzigingen in 2018

De belangrijkste wijzigingen per 1 juni 2018 waren de volgende:

  • Houders van bekende merken hebben een sterkere positie in opposities gekregen, waar vroeger enkel een burgerlijke procedure soelaas bracht.
  • Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) heeft een doorhalingsprocedure geïntroduceerd wanneer om de nietigheid of het verval wordt verzocht door een merkhouder of andere belanghebbende. Hierdoor wordt er een sneller en goedkoper alternatief geboden ten opzichte van de procedures voor de burgerlijke rechter.
  • Het Benelux-Gerechtshof is, in plaats van de nationale rechter, de instantie om in beroep te gaan tegen eindbeslissingen van het BOIP.

De wijzigingen in 2019

Met ingang van 1 januari 2019 werd het taksesysteem ‘drie voor de prijs van één’ reeds gewijzigd, waardoor nu ook taksen betaald moeten worden voor de tweede en derde klasse.

Vanaf 1 maart wordt de wetgeving als volgt gewijzigd:

  • Een grafische weergave is niet langer een vereiste om een merk te kunnen deponeren. Merken kunnen voortaan ook anders dan grafisch worden weergegeven, waardoor ook minder conventionele merktypen, zoals klankmerken, nu eenvoudig gedeponeerd kunnen worden. Hiertegenover staat dat de weigeringsgronden voor een merkaanvraag ruimer zullen worden.
  • De merkhouder zal op een aantal uitgebreidere rechten beroep kunnen doen. Niet alleen kan hij optreden tegen een gemachtigde of vertegenwoordiger die het merk zonder zijn toelating gebruikt of aanvraagt, bovendien kan hij ook verhinderen dat zijn merknaam een soortnaam wordt. Ook de mogelijkheden om op te treden tegen gebruik van een merk in vergelijkende reclame, tegen voorbereidende handelingen bij dreigende inbreuk en tegen namaakgoederen in transit worden vastgelegd.
  • Tot op heden kon de merkhouder niet optreden tegen het gebruik van beschrijvende tekens. Voortaan kan hij evenmin optreden tegen het gebruik van niet-onderscheidende tekens.
  • De specifieke uitsluitingsgronden voor vormmerken kunnen ook gelden voor andere kenmerken van de waren.
  • Vandaag dekt de term ‘collectief merk’ zowel verenigingsmerken als keurmerken. Er komt vanaf 1 maart een onderscheid tussen certificeringsmerken (keurmerken) en collectieve merken (verenigingsmerken).

De bovenstaande wijzigingen brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee. In de eerste plaats adviseren wij u om even na te gaan of u thans bepaalde tekens gebruikt die door het vervallen van de eis van grafische weergave als merk zouden kunnen dienen, bijvoorbeeld onderscheidende multimediale tekens of hologrammen.

En wat zal de impact van de Brexit zijn?

De nakende Brexit zal uiteraard geen impact hebben op Beneluxmerken. De houders van een Uniemerk (geldig in de lidstaten van de Europese Unie) zullen mogelijks wel enige impact ondervinden.

Zowel in het geval van een no-deal als wanneer er alsnog een akkoord zou worden bereikt, zijn er volgens de beloftes (geen garanties!) van de Britse regering twee hypotheses mogelijk:

  • Voor geregistreerde Uniemerken zou worden voorzien in een vervangend nationaal recht, met een minimum aan administratie voor de merkhouders.
  • Voor merkaanvragen die nog niet geregistreerd werden op 29 maart 2019, zou de aanvrager gedurende negen maanden de kans krijgen om het merk opnieuw aan te vragen in het VK, mits betaling van bijkomende VK taksen.

Indien u houder bent van een merk dat relevant is op de Britse markt, kan u erop gokken dat de Britse regering haar beloftes nakomt, ofwel neemt u het zekere voor het onzekere en dient u zo snel mogelijk een Britse nationale merkaanvraag in. Dit kan weliswaar leiden tot een dubbele inschrijving, maar dit lijkt ons te verkiezen boven het mogelijke verlies van deze merkinschrijving voor een voor uw onderneming relevante markt.

Het blijft bovendien nog wat koffiedik kijken wat de praktische uitvoering hiervan betreft. Zo zal een 5-jarig Uniemerk, dat niet gebruikt wordt in het VK, weliswaar een equivalent krijgen in het VK, doch het is op dat ogenblik wel meteen vatbaar voor nietigverklaring. 

Er zullen mogelijks ook gevolgen zijn voor bestaande overeenkomsten. Wanneer een licentieovereenkomst bepaalt dat de exploitatie zich beperkt tot de Europese Unie, zal nu in vraag gesteld worden of dit ook het VK beslaat. Het kan dus geen kwaad om uw overeenkomsten op dit punt te evalueren.

Wij adviseren u dan ook om uw volledige merkportfolio en de bijhorende overeenkomsten even te overlopen met deze wijzigingen in het achterhoofd en, indien nodig, actie te (laten) ondernemen.

Jil Vandenbroucke

Recent nieuws